當前的專利審查過程中,專利局非常註重審查質量,對審查員的檢索能力要求很高,由此導致的涉及新穎性和創造性的審查意見通知書的比例很高。而在涉及創造性的審查意見通知書中,被審查員認為是“常規技術手段”的頻率較高,並且在評述常規技術手段的過程中,審查員壹般不會舉證,這給專利代理人的答復增加了難度。
那麽對於被認為是“常規技術手段”的創造性的審查意見通知書,如何進行有效答復,既能夠確保合理的保護範圍,又能夠盡快說服審查員縮短審查過程,值得專利代理人認真思考。
創造性的判斷
創造性,是指與現有技術相比,該發明具有突出的實質性具有特點和顯著的進步,該實用新型實質性特點和進步。
判斷發明是否具備創造性,就是要判斷發明是否具有突出的實質性特點和顯著的進步。
《審查指南》中給出了發明是否具有突出的實質性特點的壹般性判斷方法,即“三步法”。應用“三步法”進行創造性判斷的具體過程如下:
第壹步:確定最接近的現有技術;
第二步:確定發明的區別特征和實際要解決的技術問題;
第三步:判斷要求保護的發明對本領域技術人員來說是否顯而易見。
“三步法”的3個步驟環環相扣,緊密相連。
其中第壹步和第二步是基礎,是為第三步進行技術啟示的判斷所作的準備工作。第三步則是主觀分析判斷,也是創造性判斷的核心和難點。
《審查指南》中對第三步進行了規定:要從最接近的現有技術和發明實際所要解決的技術問題出發,確定現有技術整體上是否存在某種技術啟示, 即現有技術中是否給出將區別技術特征應用到最接近的現有技術以解決其技術問題(即發明實際解決的技術問題)的啟示,這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時,有動機改進該最接近的現有技術並獲得要求保護的發明。 也就是說,在判斷創造性時,必須對現有技術的整體進行考量來判斷要保護的發明是否具備創造性。
在涉及創造性的審查意見通知書中,被審查員認為是“常規技術手段”的頻率較高,並且在評述常規技術手段的過程中,審查員壹般不會舉證,這給專利代理人的答復增加了難度。對於涉及被審查員認為是“常規技術手段”的創造性的審查意見通知書如何進行有效答復,下面將結合具體案例對此進行探討,以期對大家有所啟示和幫助。
案例
申請號: 201410171505.4
發明名稱: 壹種具有可控疏水、超疏水性的長碳鏈聚酰胺纖維及其制備方法和用途
權利要求1和2
1、壹種具有可控疏水、超疏水性的長碳鏈聚酰胺纖維,其特征在於,所述長碳鏈聚酰胺纖維的原料為100%的長碳鏈聚酰胺。
2、根據權利要求1所述的長碳鏈聚酰胺纖維,其特征在於,所述的長碳鏈聚酰胺的熔融指數為0.5~12g/10min。
第壹次審查意見通知書的核心內容
權利要求1要求保護壹種具有可控疏水、超疏水性的長碳鏈聚酰胺纖維。對比文件1(“聚月桂酰己二胺纖維”,梅自強,《紡織詞典》,中國紡織出版社,公開日200年1月31日)公開了壹種聚月桂酰己二胺纖維,並具體公開了:聚月桂酰己二胺纖維,又稱聚酰胺612纖維,產品以鬢絲為主,也有長絲,由己二胺和十二烷二酸制成聚酰胺612鹽,再經縮聚,熔融紡絲而得。相當於壹種100%的長碳鏈聚酰胺纖維,因此也能夠具有可控疏水、超疏水的性能。由於本領域技術人員無法將權利要求1中要求保護的產品和對比文件1中公開的產品區分開來,因此,權利要求1不具備新穎性,不符合專利法第22條第2款的規定。
權利要求2的技術方案與對比文件1公開的內容的區別在於長碳鏈聚酰胺的熔融指數為0.5~12g/10min。基於上述區別,權利要求2的技術方案實際解決的技術問題是:提高長碳鏈聚酰胺的可紡性和疏水性。對於上述區別,為了提高聚酰胺的斷裂延伸率同時增加長碳鏈聚酰胺的可紡性能,選擇壹定範圍內熔融指數的長碳鏈聚酰胺進行生產屬於本領域的常規技術手段。
答復思路
將權利要求2記載的附加技術特征合並到權利要求1中形成新的獨立權利要求1,修改後的獨立權利要求1與對比文件1相比,其區別在於:長碳鏈聚酰胺的熔融指數為0.5~12g/10min。可見,本申請修改後的權利要求1請求保護的技術方案與對比文件1具有區別,因此,申請人認為修改後的權利要求1與對比文件1相比具有新穎性,符合專利法第22條第2款的規定。
本申請修改後的權利要求1與對比文件1相比,其區別在於:長碳鏈聚酰胺的熔融指數為0.5~12g/10min。
基於上述區別技術特征,本申請實際要解決的技術問題是:提高長碳鏈聚酰胺的可紡性和疏水性,同時保證纖維的原有機械性能,如拉伸強度。
筆者註意到:長碳鏈尼龍中隨著碳鏈的增長,其原料(二元酸和二元胺)的成本大大提高,用於紡絲的纖維要求樹脂具有較高的分子量和較寬的分子量分布,粘度要求增高,由於樹脂熔點較高,對紡絲溫度的要求較高,另外由於長碳鏈尼龍的酰胺密度下降,其疏水性提高,在紡絲過程中靜電更加嚴重,制約了紡絲的工藝。且由於極性的聚酰胺分子間存在氫鍵,分子間作用力比較強,以至於後拉伸比較困難。而且,長碳鏈聚酰胺的吸水率都很低,因都含有長的疏水性碳鏈所致,碳鏈愈長,吸水率就愈低,其拉伸強度也因含有柔軟的長碳鏈分子結構而明顯下降。如何在保證拉伸強度不下降的同時提高其疏水性和可紡性,是本申請所要解決的技術問題。
而且,現有技術中制造疏水、超疏水的聚酰胺纖維壹般通過降低表面能或改變表面微觀結構進行,通常的疏水化方法包括多層組裝法、表面接枝改性法、***混紡絲法、反應***混紡絲法、等離子體處理法、納米微粒負載法、溶膠-凝膠法等。也就是說現有技術中制造疏水、超疏水的聚酰胺纖維需要額外使用其他原料或進行不同工藝的二次加工。
可見,現有技術並沒有給出通過調控長碳鏈聚酰胺的熔融指數就能獲得拉伸強度等力學性能良好且具有超疏水性能的長碳鏈聚酰胺纖維的技術啟示。 也就是說,對本領域技術人員而言,並不知道通過控制長碳鏈聚酰胺的熔融指數可以提高其可紡性和疏水性,即利用壹定範圍內的熔融指數的長碳鏈聚酰胺並不是本領域技術人員為提高長碳鏈聚酰胺纖維具有良好的可紡性和疏水性而采用的常規技術手段,上述區別技術特征也不屬於本領域技術人員的公知常識。
綜上所述,本申請修改後的權利要求1與對比文件1相比具有創造性,符合專利法第22條第3款的規定。
答復結果
該發明經過壹次答復後就獲得了授權。
涉及被認為是“常規技術手段”的創造性OA答復思路探討
在答復OA的過程中,代理人還是應該按照《審查指南》的規定,從現有技術整體來考慮,對現有技術進行整體考量,從現有技術整體並沒有給出技術啟示進行爭辯,證明相應的區別技術特征並不是常規技術手段。
在對現有技術整體進行考量的過程中,可以考慮從以下幾個因素入手:
1、技術領域;
2、最接近現有技術是否存在改進的技術啟示;
3、區別技術特征所產生的技術效果;
4、區別技術特征所產生的相互關系。
心得體會
本案例屬於化學領域,而在化學領域的發明創造,最常見的發明方式就是改進式發明創造,即以現有技術方案為基礎進行創新;因此,能否授權就要判斷創新的高度是否能夠滿足《專利法》的要求,是否僅是將常規技術手段的簡單替換、組合或轉用等方式作為創新。而判斷采用的貌似常規技術手段能否達到發明創造的創新,就要判斷采用的這種常規技術手段是否在現有技術中給予了本領域技術人員技術啟示,而這種“啟示”的判斷也是創造性的答復最為困難的壹點。
產生上述問題的原因,就是發明人與審查員對技術方案與現有技術的理解深度不壹致。因為在化學領域或其他領域,經常會有很多的技術方案表面上采用的像是常規技術手段,但內部卻存在很多機理反應,這是本領域技術人員不清楚的,或者不能夠預料的,真是這種情況的存在,才最終決定發明創造的技術方案表面上雖然采用常規技術手段,但卻仍然具備創造性。從另外壹個角度考慮,如果審查員或本領域技術人員能夠知曉發明創造的技術方案內部的機理,那這壹發明創造則必然沒有創造性,不會被授權。因此,審查員正是沒有弄清楚發明創造的技術方案內部的機理,才會誤認為此發明創造是采用常規的技術手段,才會發出不具備創造性的審查意見。
因此,在答復此類創造性審查意見時,抓住發明創造的獨特機理,並依據其產生的技術效果進行佐證,是答復此類案件的關鍵點。
由此又聯想到,專利代理人在撰寫此類申請時就應該事先對技術方案的此類機理進行深入了解,並在背景技術、有益效果以及實施例方面對此技術方案的獨特之處進行深入分析和介紹,以使本領域技術人員能夠清楚發明創造的整個創造過程,不會認為發明的技術方案是常規的技術手段。